В статье А.А. Амангельды - докт. юрид. наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева (г. Алматы, aizhan_amangeldy@mail.ru), рассмотрены основные изменения законодательства Республики Казахстан в 2015 г., регулирующие отношения, связанные со средствами индивидуализации. Проанализирована судебная практика по товарным знакам до и после 2015 г.

Часть I

 

       В 2015 г. законодательство Республики Казахстан (далее - РК) об интеллектуальной собственности, в том числе и о средствах индивидуализации, претерпело множество изменений и дополнений. Это стало объективной необходимостью для вступления Казахстана в Евразийский экономический союз и ВТО. Так, законом Республики Казахстан от 7 апреля 2015 г. № 300-V3PK «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» (далее - Закон РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V) были внесены определения следующих терминов: знаки, сходные до степени смешения, - похожие знаки или обозначения, имеющие отличия отдельных элементов и ассоциативно воспринимающиеся потребителем как тождественные; тождественные товарные знаки - знаки или обозначения, совпадающие во всех элементах; однородные товары или услуги товары или услуги, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при применении тождественных или сходных знаков на товарах могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю.

      Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова «тождественный» означает соответствующий чему-то, сходный, похожий, подобный чему-нибудь, аналогичный. Это очень важно, поскольку не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с определенными товарными знаками. Благодаря внесению указанных понятий в законодательство РК четко понимается значение этих терминов. Рассмотрим позицию судов РК по этому вопросу.

     Индивидуальный предприниматель С.М. обратился в суд с иском к Министерству юстиции РК о признании незаконным и отмене решения его апелляционного совета от 22 октября 2015 г. об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» по свидетельству № 48054; признании недействительной регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф. кз» по свидетельству № 48054. Требования мотивировались тем, что оспариваемое решение апелляционного совета об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» является незаконным, поскольку нарушает право истца на полное и беспрепятственное владение и использование принадлежащих ему товарных знаков «Ochkariк»/«Очкарик», зарегистрированных с 2007 г. Так, зарегистрированный позже товарный знак «Ochkarikoff. kz/Очкарикофф.кз» принадлежащий

       ТОО «R», является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком истца в отношении однородных услуг и не подлежал регистрации.

      Из материалов дела следует, что товарный знак истца «Ochkarik» по международной заявке от 26 июня 2007 г. №979180 был зарегистрирован в отношении товаров 5, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 32, 33 классов и услуг 35, 36, 42. 44 классов МКТУ. Регистрация была пода на с распространением на территории РК и признана на основании решения от 20 ноября 2008 г. Товарный знак истца «Очкарик» по международной заявке от 2 июля 2007 г. № 935396 был зарегистрирован в отношении товаров 5 класса и услуг 35 класса МКТУ. Регистрация была подана с распространением на территории РК и признана на основании решения от 25 октября 2007 г.

      ТОО «R» 2 июня 2014 г. подало заявку № 66570 на регистрацию товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз», по которой 6 марта 2015 г. Национальный институт интеллектуальной собственности вынес заключение о его регистрации с дискламацией буквенных обозначений «KZ» и «КЗ». После этого указанный товарный знак был зарегистрирован на основании свидетельства на товарный знак № 48054 в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц посредством интернет-магазина

      Суд г. Астаны решил, что апелляционная жалоба должна быть оставлена без удовлетворения по следующим основаниям. Так, товарные знаки «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» и «Ochkarik/Очкарик» не являются тождественными либо сходными до степени смешения, поскольку отличаются по фонетике (звуковое сходство), графике (визуальное сходство) и семантике (сходство по смыслу). Оснований, которые бы препятствовали регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз», нет[1]. Таким образом, суды при определении наличия тождественности и сходства до степени смешения руководствуются сходством или отличием по фонетике, графике и семантике. Следовательно, при определении наличия либо отсутствия указанных свойств необходимо проверять совпадения по данным категориям.

      Также следует отметить, что Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V ст. 6 была дополнена подпунктом 3-1) закона от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках): не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью, представляющих собой международные непатентуемые наименования лекарственных средств.

      Под непатентуемыми лекарственными средствами подразумеваются международные непатентованные наименования, которые определяют фармацевтические вещества и активные фармацевтические ингредиенты. Каждое международное непатентованное наименование - это уникальное наименование, признаваемое во всем мире и являющееся общественной собственностью. Чтобы международные непатентованные наименования могли использоваться во всех странах мира, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала их формально доступными для общего пользования, вот почему они являются непатентованными. Ими можно пользоваться без каких-либо ограничений для идентификации фармацевтических веществ"[2].

      Существенные изменения, внесенные Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V, претерпела ст. 7 закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в частности, подпункты 1) и 3) п. 1 ст. 7. Так, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

• с товарными знаками, зарегистрированными в РК и охраняемыми в силу международных договоров с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг, или с тождественными товарными знаками того же лица в отношении тех же товаров или услуг;
• с признанными в установленном порядке общеизвестными в РК товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;
• с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (кроме отозванных), или с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг.

      Отныне регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров или услуг, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1) - 3) части первой указанного пункта, допускается при предоставлении согласия владельца товарного знака. Данная норма устанавливает более гибкие подходы к регулированию отношений по товарным знакам. Вместе с тем ст. 17 Закона РК о товарных знаках устанавливает условия повторной регистрации товарного знака. В настоящее время товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, срок действия регистрации которого истек, не может быть зарегистрирован на имя другого лица в течение одного года с даты прекращения действия регистрации такого товарного знака

       Так, судебная коллегия по гражданским делам суда г. Астаны рассмотрела гражданское дело по иску компании
«ПК° лтд.» к компании «СФЭ лтд.», ТОО «Доширак-К», Министерству юстиции Республики Казахстан о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Доширак» фактом недобросовестной конкуренции, признании недействительной и отмене регистрации товарного знака «Доширак», признании  незаконным заключения договоров исключительной лицензии и признании их недействительными и их отмене, обязании ответчиков устранить нарушения законодательства, прав и законных интересов заявителя.

      Из материалов дела следует, что комбинированные товарные знаки, содержащие словесные элементы «Doshirak», «Dosirac», принадлежащие заявителю, были должным образом зарегистрированы в Республике Казахстан после регистрации оспариваемого товарного знака «Доширак». По сведениям открытого реестра товарных знаков Республики Казахстан, на имя компании «ПК0 лтд.» зарегистрированы следующие знаки: комбинированный товарный знак по свидетельству РК от 19 февраля 2009 г. № 32768 в отношении товаров 32 класса МКТУ - различного вида напитки. Данный товарный знак не идентичен товарному знаку «Доширак» по свидетельству РК от 27 декабря 2010 г. № 37560, зарегистрированному в отношении неоднородных товаров. Комбинированный товарный знак («Dosirac») по свидетельству РК от 3 мая 2005 г. № 22126 зарегистрирован заявителем в отношении только части товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления.

      Указанные знаки зарегистрированы в период действия исключительных прав на товарный знак «Доширак», согласно свидетельству от 2 мая 2002 г. № 15577 зарегистрированный в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, перешедших с 2009 г. компании «СФЭ лтд.», которая является действующим владельцем согласно заключенному договору уступки. Следовательно, истец имеет право использовать в Республике Казахстан комбинированные товарные знаки в том виде, в котором они зарегистрированы в отношении охраняемых товаров: комбинированный товарный знак «Dosirac» для лапши быстрого приготовления и комбинированный товарный знак «Doshirak» для различного вида напитков.

     Таким образом, товарные знаки двух компаний в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления, а именно товарный знак «Dosirac» и товарный знак «Доширак» различаются и не схожи до степени смешения, способной вызвать введение в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. Данный факт подтверждается и более поздней регистрацией товарного знака заявителя «Dosirac» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления.

     Относительно комбинированного товарного знака по свидетельству РК от 19 февраля 2009 г. № 32768 коллегия считает, что в этом случае имеют место неоднородные товары, поскольку данный товарный знак заявителя зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ - различного вида напитки. К тому же у указанного товарного знака заявителя также отсутствует сходство с оспариваемым товарным знаком до степени смешения[3].

     Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V внесено положение о Сингапурском договоре о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. Договор ратифицирован в Казахстане Законом РК от 8 апреля 2012 г. № 10-V. При этом в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК о товарных знаках экспертиза и регистрация договоров о передаче прав, одной из сторон которых является физическое или юридическое лицо иностранного государства - участника Сингапурского договора, осуществляются в соответствии с его положениями

     Цель Сингапурского договора - создание современной и динамичной международной нормативно-правовой базы, позволяющей гармонизировать административные процедуры регистрации товарных знаков. Он применяется к товарным знакам всех видов, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством соответствующей договаривающейся стороны. В отличие от Договора о законах по товарным знакам (TLT), Сингапурский договор применяется в отношении всех товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы по законодательству договаривающейся стороны. Его важная особенность заключается в том, что это первый международный документ, посвященный законодательству о товарных знаках, который признает нетрадиционные знаки. Договор применяется к товарным знакам любых видов, включая нетрадиционные визуальные знаки, такие как голограммы, трехмерные знаки, цветовые знаки, позиционные знаки и знаки местоположения, знаки движения, а также невизуальные знаки, такие как звуковые, обонятельные или осязательные.

 

      Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V в правовое регулирование сферы интеллектуальной собственности внесены изменения, касающиеся не только сроков и процедур, но и правомочий исключительных прав. Так. в частности, в подпункте 9) ст. 1 Закона РК о товарных знаках из числа действий, составляющих понятие «использование товарного знака или наименования места происхождения товара», исключено правомочие передачи права на товарный знак. На наш взгляд, это связано с тем, что использование и передача прав на использование прав на товарный знак не соотносятся между собой как родовое и видовое понятия, скорее посредством передачи происходит дальнейшее использование прав

      Благодаря внесенным изменениям и дополнениям расширен круг субъектов, которым предоставляются права на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Отныне правовая охрана товарных знаков предоставляется физическим или юридическим лицам. В предыдущей редакции такое право предоставлялось лишь юридическим или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Сейчас в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РК о товарных знаках правовая охрана товарных знаков предоставляется физическим или юридическим лицам. Право на товарный знак удостоверяется записью о регистрации в государственном реестре товарных знаков РК и подтверждается выпиской из государственного реестра товарных знаков РК.

     Специальное законодательство РК в качестве договоров, опосредующих оборот товарных знаков, в частности в подпункте 2) п. 2 ст. 3, предусматривает, помимо лицензионного и сублицензионного договоров на использование товарного знака, договор комплексной предпринимательской лицензии и договор залога. Таким образом, если предметом данных договоров выступает объект интеллектуальной собственности, данные договоры подлежат государственной регистрации в уполномоченном органе.

     Согласно ст. 21 Закона РК о товарных знаках передача права на товарный знак происходит на основании договора о передаче права на него, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога товарного знака. Данные договоры должны быть заключены в письменной форме и зарегистрированы в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора. Регистрация договора о передаче права на товарный знак, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией. Указанные договоры вступают в силу с даты их регистрации в уполномоченном органе.

     Существенным изменением п. 1 ст. 8 Закона РК о товарных знаках является и то, что, начиная с 7 апреля 2015 г., заявка на товарный знак подается не одним или несколькими заявителями в экспертную организацию, а лишь одним заявителем. Порядок проведения экспертизы дополнен важными процедурными моментами. Так, согласно п. 1 ст. 8 Закона РК о товарных знаках по результатам экспертизы заявителю в течение 10 рабочих дней направляется  уведомление о принятии заявки к рассмотрению или прекращении делопроизводства. По письменному ходатайству заявителя при условии дополнительной оплаты экспертиза заявки на товарный знак проводится не позднее девяти месяцев, но не ранее шести месяцев с даты ее подачи. Данная норма позволяет сократить сроки проведения экспертизы

     В соответствии со ст. 12 Закона РК о товарных знаках уточнены сроки уведомления о судьбе заявки. По результатам предварительной экспертизы заявителю в течение 10 рабочих дней сообщается о принятии заявки к рассмотрению, присвоении ей соответствующего номера, установлении даты подачи и даты приоритета либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению в виде мотивированного заключения. В течение 10 рабочих дней экспертная организация направляет в уполномоченный орган экспертное заключение о регистрации, частичной регистрации либо об отказе в регистрации, вынесенное по результатам полной экспертизы. Экспертное заключение о предварительном отказе в регистрации направляется заявителю в течение 10 рабочих дней. В ст. 13 закона дополнены права заявителя. В частности, теперь заявитель имеет право ходатайствовать о приостановлении делопроизводства в связи с подачей возражения в апелляционный совет, а также об уступке права на получение товарного знака, знака обслуживания другому лицу без заключения договора.

     Согласно изменениям в ст. 18 Закона о товарных знаках выписка из государственного реестра товарных знаков подтверждает факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право его владельца на товарный знак в отношении товаров (услуг), указанных в государственном реестре. Это означает, что с 7 апреля 2015 г. вместо охранного документа – свидетельства на товарный знак, выдается выписка, проводится регистрация товарного знака.

     Соответственно, правоустанавливающим фактом является регистрация, а не выдача охранного документа в виде свидетельства. Таким образом,  свидетельство на товарный знак как охранный документ ликвидировано. Аналогичные изменения коснулись и наименований мест происхождения товаров, поэтому правоустанавливающим юридическим фактом выступает не выдача свидетельства на наименование места происхождения товара, а его регистрация

 

(Окончание следует)